As primeiras decisões começam a ser proferidas. Algumas, sem dúvida, corretas como o deferimento dos 3 ilhoses nos calçados da Oakley e o indeferimento da posição comum em medicamento da Gilead. Mas outras polêmicas foram indeferidas, como o solado vermelho de Louboutin que, como bem ressalta a Professora Kone Cesário, estudiosa da questão: – “É muito desencorajadora a decisão do INPI sobre este caso após tantos anos de estudo, pois ela careceu de uma visão sistêmica da LPI, do Manual de Marcas e da resolução das marcas de posição. Para quem tiver a possibilidade de ler a decisão, verá que os fundamentos tratam da não distintividade do sinal (cor vermelha) em um suporte (solado de sapato de salto alto). É o refúgio para o velho temor nacional sobre a distintividade das cores e a sua registrabilidade. Entretanto, se lermos sistemicamente o item 2.3 do Manual de Marcas, ele considera “marca de posição aquela formada pela aplicação de um sinal em uma posição singular e específica de um determinado suporte, resultando em conjunto distintivo capaz de identificar produtos (…)” e combinado com o inciso VII do artigo 124 da LPI, que diz que as cores podem ser registradas “se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo”, temos exatamente o contrário do fundamento da decisão de indeferimento.

Um sinal, uma cor (vermelha) disposta de modo peculiar (no solado) num suporte (sapato de salto alto), tornou o conjunto marcário distintivo. Não deve haver temor de uma propriedade absoluta sobre as cores quando se trata de marca de posição, pois não é o registro monocromático, bem como não há necessidade de comprovar uma distintividade adquirida (algo que seria facilmente comprovada), porque as cores podem e são sinais distintivos. O que elas não podem, no Brasil, é ter registro de forma isolada, mas poderiam ter registro como posição e podem até serem objetos de proteção por via da concorrência desleal (art. 195, III da LPI). Há tantas marcas de posição registradas nos vizinhos latino-americanos, na Europa e no mundo que são cores posicionadas de forma peculiar. Portanto, como será daqui para frente, visto as marcas vindas do Protocolo de Madri, como a famosa tesoura ou o sapato Prada, etc?

Por Dr. Wilson Jabur, diretor de estudos da ABAPI